IT-Garbuio c. Comas / Contrefaçon par équivalents
Publié: 2 juin 2022
La Cour suprême italienne sur la contrefaçon de brevet par des équivalents: une importance centrale doit être accordée aux éléments individuels revendiqués par le brevett
Par l’arrêt n ° 120 du 4 janvier 2022, la Cour Suprême italienne a abordé le sujet de la contrefaçon de brevet par des équivalents. En particulier, la Cour a fourni des orientations sur deux questions débattues en droit italien:
a) ce qui devrait faire l’objet de l’évaluation de l’équivalence; et
(b) quel test devrait être utilisé pour évaluer l’équivalence.
Les faits de l’affaire concernaient le titulaire d’un brevet mécanique pour une méthode et un dispositif de transfert de récipients de tabac déchiqueté, qui ont amené un concurrent à vendre à un dispositif prétendument contrefaisant. Le Tribunal de première instance et la Cour d’appel ont exclu l’infraction car certains des composants et fonctions revendiqués dans le brevet manquaient dans le dispositif contesté, qui mettait en œuvre des mécanismes plus complexes et inefficaces.
Le titulaire du brevet a formé un recours devant la Cour suprême, affirmant que la Cour d’appel n’avait pas correctement identifié – conformément à l’approche traditionnelle suivie par la Cour suprême italienne – le “noyau inventif” du brevet appliqué. Au contraire, la Cour d’appel a également accordé de la pertinence aux éléments revendiqués dans le brevet qui, de l’avis de la requérante, n’auraient pas dû être pris en compte pour déterminer l’étendue de la protection du brevet, en tant qu’éléments “secondaires” ou “non essentiels”.
La Cour suprême a rejeté l’appel.
Tout d’abord, la Cour Suprême a souligné que l’article 52 du Code italien de la Propriété intellectuelle (“CIPI”), tel que modifié en 2010, prévoit que les revendications déterminent, spécifiquement, l’objet de la protection par brevet et le paragraphe 3-bis souligne que pour déterminer l’étendue de la protection par brevet, il faut considérer “chaque élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications”. Selon les dispositions de la Convention sur le brevet européen (“CBE”) et de l’art. 52, l’IIPC adopte la “théorie de la définition périphérique”, basée sur l’identification claire et précise des limites de la protection par brevet à travers les caractéristiques de l’invention telles qu’elles sont expressément revendiquées dans le texte du brevet, selon l’approche “élément par élément”.
Deuxièmement, la Cour suprême a déclaré que deux tests principaux peuvent alternativement être appliqués pour évaluer l’équivalence:
a) le triple test ou test Fonction-Voie-Résultat (« test FWR »), selon lequel sont violées par des équivalents les solutions alternatives qui obtiennent le même résultat, de manière sensiblement identique et qui remplissent sensiblement la même fonction de l’invention; ou
b) le test d’évidence, selon lequel sont violées par des équivalents les solutions alternatives qui, compte tenu de l’état de la technique, sont de l’avis de l’expert dans le domaine variante évidente ou réponse triviale et répétitive à ce qui est revendiqué.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour suprême a confirmé la non-contrefaçon, car le brevet appliqué concernait une combinaison de plusieurs caractéristiques, toutes incluses dans les revendications qui, dans leur combinaison, déterminent l’étendue de la protection du brevet, alors que le dispositif contesté ne reproduisait pas toutes ces caractéristiques revendiquées.
Ainsi, la Cour suprême confirme la décision de la Cour d’appel, énonçant le principe de droit selon lequel le juge, dans l’appréciation de la contrefaçon de brevet par des équivalents: “doit d’abord déterminer l’étendue de la protection par brevet, puis identifier analytiquement les caractéristiques individuelles de l’invention telles qu’expressément revendiquées dans le texte du brevet, interprétées à la lumière de la description et des dessins, puis vérifier si chaque élément ainsi revendiqué se retrouve également dans le produit présumé contrefait, ne serait-ce que par des équivalents. Cela signifie, selon l’une des méthodes possibles utilisables, que ces variantes de l’invention peuvent remplir la même fonction que les éléments du produit breveté, en suivant essentiellement le même chemin et en obtenant le même résultat”.
Le résumé complet peut être lu ici.
Une copie de la décision (en italien) peut être lue ici.
Rapporté par: Federico Manstretta, Oiseau et oiseau