Dans le cadre de la deuxième semaine annuelle de l’arbitrage international de Californie, KCAB et LimNexus ont organisé un panel d’experts sur l’arbitrage des litiges internationaux en matière de brevets. Cet article présente quelques faits saillants du panel.
Le panel était animé par Steve Kim qui est actuellement secrétaire général de KCAB International et inclus comme conférenciers Conna Weiner (Arbitre et médiateur avec JAMS), Grant Kim (Associé chez LimNexus ; Arbitre), Peter Kang (associé et avocat spécialisé en brevets chez Baker Botts ; futur juge magistrat américain, ND. Cal.) et Ken Korea (Arbitre et Médiateur chez Colev Law ; auparavant Senior Vice President en charge du Silicon Valley IP Office pour Samsung Electronics).
Le panel s’est concentré sur une variété de sujets, y compris les types de litiges en matière de brevets qui peuvent être arbitrés, les avantages de l’arbitrage des litiges en matière de brevets, l’arbitrabilité des litiges sur la validité des brevets, les raisons d’une apparente réticence de la communauté de la propriété intellectuelle (PI) à arbitrer les litiges en matière de brevets et les approches novatrices possibles pouvant être adoptées dans les arbitrages en matière de brevets.
Types de litiges en matière de brevets
M. Steve Kim a ouvert la discussion par une question générale sur les types de litiges en matière de brevets qui pourraient être arbitrés. En réponse, M. Grant Kim a souligné que, alors que les poursuites en contrefaçon de brevet impliquant exclusivement des réclamations non contractuelles ne sont arbitrées qu’en de rares occasions, de nombreux litiges liés aux brevets découlant de contrats, tels que les accords de licence de brevet, seront résolus par arbitrage. Les litiges purement contractuels, par exemple concernant une obligation de paiement en vertu d’un accord de licence, peuvent dépendre de questions fondamentales relatives aux brevets, par exemple lorsque l’obligation de paiement est subordonnée à la validité et à la contrefaçon des brevets sous licence.
S’appuyant sur son expérience en tant qu’avocate interne pour une grande société pharmaceutique, Mme Weiner a ajouté qu’il existe une méfiance générale parmi ces sociétés quant à l’abandon d’outils de litige utiles. Cette méfiance est amplifiée à l’égard des brevets qui constituent souvent l’actif le plus précieux des grandes entreprises pharmaceutiques. Mme Weiner a toutefois souligné que les mêmes protections procédurales utilisées dans les litiges pourraient être facilement reproduites dans le cadre de l’arbitrage. Pourtant, Mme Weiner a également reconnu que certains types de litiges en matière de brevets – en particulier les litiges Hatch-Waxman – ne seront pas arbitrés en raison de la structure statutaire nécessaire créée par la loi américaine Hatch-Waxman..
M. Kang a expliqué les raisons pour lesquelles les litiges en matière de brevets sont généralement sous-représentés dans l’arbitrage. Il a expliqué que les litiges impliquant des entités non pratiquantes en tant que demandeurs – qui constituent une grande partie des litiges en matière de brevets – ne seront généralement pas arbitrés en raison du manque d’intérêt du demandeur à dépenser les fonds nécessaires pour un arbitrage. Au lieu de cela, ces parties se concentrent principalement sur la conclusion d’un règlement et le meilleur outil pour cela est la pression d’un procès devant jury.
M. Kang a également souligné les litiges en matière de brevets qui se prêtent particulièrement bien à l’arbitrage. Il avait par exemple été impliqué dans un arbitrage entre deux sociétés disposant d’importants portefeuilles de brevets de brevets essentiels à la norme qui tentaient de déterminer le solde des paiements dus selon la norme « FREN » (juste, raisonnable, non discriminatoire). En dehors de l’arbitrage, les parties auraient dû plaider essentiellement le même différend dans de nombreuses juridictions différentes avec des normes « FREN » différentes, ce qui aurait été très inefficace.
Avantages de l’arbitrage des litiges en matière de brevets
M. Steve Kim a ensuite posé une question sur les avantages spécifiques de l’arbitrage des litiges en matière de brevets pour le panel.
Mme Weiner a souligné l’importance de la capacité des parties à choisir des arbitres compétents en matière d’arbitrage en raison de la nature souvent très complexe des litiges en matière de brevets. Mme Weiner a également déclaré que cette option se traduira probablement par une décision matériellement correcte, ce qui atténue grandement le problème de l’absence de processus d’appel.
M. Kang a souligné les avantages de la nature confidentielle de l’arbitrage en ce qui concerne les litiges en matière de brevets. Il s’est référé à l’affaire du brevet Ericsson Inc. contre TCL, un litige « FREN » dans lequel deux sociétés se disputaient l’utilisation de leurs brevets standards respectifs. TCL a pris la position que toutes les licences accordées par Ericsson Inc. devraient être accessibles à TCL afin de déterminer une norme de redevances non discriminatoires pour les licences accordées. M. Kang a expliqué que même dans le cadre de la norme FREN, les concédants de licences de brevets ont une fourchette dans laquelle ils peuvent négocier des redevances, ce qui les rend hautement souhaitables pour eux de garder confidentiels les tarifs accordés aux concurrents.
M. Korea a mis l’accent sur la capacité des parties non seulement à choisir leurs arbitres mais aussi à les interroger à l’avance. Il a souligné cela comme un avantage particulier par rapport aux litiges américains. Le panel de juges du circuit fédéral ne sera annoncé aux parties que le jour des audiences, bien que les litiges en matière de brevets dépendent fortement du panel.
Arbitrabilité de la validité du brevet
Ensuite, M. Grant Kim a spécifiquement abordé l’arbitrabilité des litiges sur la validité des brevets dans différentes juridictions. Alors qu’aux États-Unis (voir Section 35 USC § 294 « tout litige relatif à la validité ou à la contrefaçon d’un brevet”) et la plupart de l’Europe occidentale, les questions de validité des brevets sont généralement arbitrables, une sentence rendue dans ce contexte ne liera que les parties à l’arbitrage. Deux exceptions notables sont la Suisse et la Belgique, où une sentence concernant la validité d’un brevet lie également les non-parties à l’arbitrage. M. Grant Kim a ajouté que les titulaires de brevets et le contrefacteur accusé préfèrent généralement l’approche américaine. L’arbitrage fait courir un risque moindre au titulaire du brevet car le brevet ne peut être invalidé qu’en relation avec l’autre partie. Les contrefacteurs incriminés ont seulement besoin que le brevet soit invalidé par rapport à eux-mêmes et ne voudront pas qu’il soit invalidé globalement pour éviter que leurs concurrents n’interfèrent avec leur utilisation du brevet.
M. Grant Kim a ensuite abordé la question dans le contexte des juridictions d’Asie de l’Est. Alors que Hong Kong autorise très largement l’arbitrage de tout litige lié aux droits de propriété intellectuelle, en Chine, l’arbitrage des litiges sur la validité des brevets est interdit puisque ces litiges ne doivent être tranchés que par l’office des brevets conformément à la loi chinoise.
M. Grant Kim a également suggéré la possibilité d’arbitrer des affaires de validité de brevet en Corée et au Japon tant que les questions relatives à cette question sont intégrées dans un litige en contrefaçon de brevet qui n’exige pas que le tribunal arbitral déclare un brevet juridiquement invalide.
Pourquoi les litiges en matière de brevets ne sont-ils pas arbitrés plus souvent ?
Les panélistes ont identifié les raisons pour lesquelles l’industrie de la propriété intellectuelle hésite souvent à recourir à l’arbitrage. M. Korea a supposé qu’une partie de la raison pouvait être des expériences passées négatives avec l’arbitrage, en particulier avec la longue procédure de litige et d’arbitrage d’AMD Intel qui comprenait un total de 365 jours d’audiences orales. Un autre facteur soulevé par M. Korea est l’absence apparente de droits d’appel en matière d’arbitrage.
M. Kang a ajouté que l’aversion générale contre l’arbitrage dans le domaine de la propriété intellectuelle est également le résultat d’un manque de tradition au sein de l’industrie d’utiliser l’arbitrage. L’état d’esprit général prédominant dans l’industrie de la haute technologie pour innover empêche les parties d’envisager différentes méthodes de règlement des différends au moment de la conclusion du contrat.
Mme Weiner a souligné que le manque perçu de protections procédurales, combiné aux coûts éventuellement élevés de l’arbitrage, empêche les entreprises de le considérer comme une alternative au litige. Mme Weiner a toutefois déclaré que cette critique méconnaît la souplesse du processus arbitral qui peut être adapté aux souhaits des parties et a recommandé de sensibiliser l’industrie de la propriété intellectuelle à ce sujet afin de promouvoir le recours à l’arbitrage.
Approches innovantes de l’arbitrage des brevets
Le dernier sujet abordé par le panel portait sur l’utilisation d’approches innovantes dans l’arbitrage des brevets et une perspective sur l’avenir de l’arbitrage des brevets. En réponse, Mme Weiner et M. Korea ont de nouveau souligné la flexibilité du processus arbitral qui peut être améliorée, en particulier, par une utilisation créative d’experts (par exemple grâce à des techniques telles que le « hot-tubing »); et faire en sorte que les parties « préalimentent » volontairement et divulguent les informations nécessaires sur les brevets contestés.
M. Kang a suggéré que pour promouvoir la croissance de l’arbitrage lié aux brevets, il doit y avoir un échange accru entre les professionnels dans les deux domaines. Une plus grande familiarité avec l’arbitrage en tant que mécanisme de règlement des différends rendra les plaideurs en matière de brevets plus disposés à l’utiliser.
Dans ses remarques finales, M. Grant a conclu que les mondes du droit des brevets et de l’arbitrage sont en effet déjà liés et que la croissance de l’arbitrage des brevets est en cours car de nombreux litiges contractuels impliquent des questions liées aux brevets qui seront nécessairement arbitrées.
Conclusion
Le panel a discuté d’une grande variété de questions qui expliquent l’état actuel de l’arbitrage des brevets et a fourni à l’auditoire un aperçu des solutions possibles à la réticence actuelle de l’industrie de la propriété intellectuelle à s’appuyer trop fortement sur l’arbitrage. Alors que la croissance de l’arbitrage des brevets n’a pas suivi la croissance de l’arbitrage en tant que méthode préférée de règlement des différends dans de nombreux autres secteurs, les avantages de l’arbitrage des différends en matière de brevets sont clairs et ont le potentiel de promouvoir davantage l’utilisation de l’arbitrage dans l’industrie de la propriété intellectuelle. à l’avenir.
Une couverture plus complète de la Semaine de l’arbitrage international de Californie est disponible ici.